来源：国际商报

    近年来，中国不断增加对美投资量。通过设立研发中心，建立销售、售后服务子公司以及并购美国企业等方式，中国企业对美国的投资量已逾300亿美元。中国企业在拥抱美国市场所提供机遇的同时，还需要了解赴美投资的知识产权风险，了解并遵守美国的知识产权法律，建立自己的知识产权策略，将知识产权风险降到最低，从而保护自己的投资。

    风险加大

    通常，美国企业会以知识产权为武器，将竞争对手排除在市场之外，保护自己的市场及盈利。数据显示，美国联邦地区法院仅2013年便受理了约6500件专利侵权案。作为制造大国和贸易大国，中国所面临的来自知识产权领域的挑战也愈加激烈。仅在过去5年间，就有数百家中国企业卷入美国知识产权纠纷并被诉侵权，其中涉及到约300件美国联邦地区法院诉讼以及80多件美国贸易委员会337调查。

    美国的新闻媒体以及知识产权所有人格外关注企业，尤其是外国企业，通过大量投资、并购等手段扩大其在美国的市场份额或增加新的产品线等相关新闻，竞争对手或以收取高额许可费为目的的知识产权持有人可能因此闻风而至，发起知识产权诉讼。

    企业在美国制造、使用、销售、许诺销售产品的时候，如果不慎侵犯他人知识产权，将会被要求支付专利持有人高达几百万甚至更高的知识产权许可费；如果因为故意侵权被诉，甚至需要面临承担三倍赔偿的风险。专利纠纷案代价高昂，企业除了需要支付几十万到几百万美金的律师费用，还要投入几年甚至更长的时间成本，企业管理层、核心技术人员、财务人员也要投入大量的时间应对诉讼，这将严重影响企业的正常经营。除此之外，诉讼也将影响企业的商誉，导致客户流失，损失业务机会。如果法庭禁止企业在美国生产或销售被诉侵权产品，企业的市场和长期发展也将受到重大影响。专利诉讼导致企业元气大伤，有些企业甚至因此宣告破产。

    避险有招

    目前，中国企业面临的知识产权方面的挑战主要来自专利侵权。重视尽职调查，积极咨询美国律师的法律意见，有助于企业规避被诉专利侵权的风险。

    在开发、推出新产品前，中国企业应进行“自由运作”（FreedomtoOperate）或“使用权利”(RighttoUse)的尽职调查。企业可以通过搜索多个美国专利数据库，分析检索出的专利；聘请专业的美国律师发掘障碍专利并分析自身特定产品的侵权风险，以规避卷入同类产品所引起的诉讼。企业还可以通过查阅诉讼信息、进行先有技术检索等手段，了解哪些专利已被卷入了诉讼，分析是否有可能将障碍专利无效，同时，分析自己的产品是否会落入障碍专利保护范围。当分析结果有利于中国企业的时候，美国专利律师可以出具不侵权或专利无效的法律意见。

    美国专业律师合理的、不侵权或专利无效的法律意见，可以有效地帮助企业规避被判定故意侵权的风险，也可以帮助中国企业降低间接侵权（辅助、诱导侵权）的风险。基于尽职调查的分析结果，中国企业可以对产品进行专利规避设计。美国一些法院、陪审团会根据被告对专利进行规避设计（如在产品上删除被控侵权功能）等方面所作出的努力，进行不侵权或非故意侵权的认定。同时，规避设计也为创新提供了思路，有益于中国企业提升研发实力。

    中国企业还可以自己或通过第三方搜索先有技术，聘请有丰富经验的美国专利律师在美国专利商标局对障碍专利提起无效程序，彻底消除该专利带来的风险。美国专利商标局的无效程序包括单方复审（expartereexamination）、授权后复议(post-grantreview)和双方复议(interpartesreview)。其中，授权后复议和双方复议是美国专利法2012年修订后新的无效程序，与在法院通过诉讼进行无效专利相比，花费时间短（仅一年或一年半）、费用低（大约是法院诉讼费用的十分之一）、成功率高（就现有统计数据看，立案后，授权后复议无效专利100%、双方复议无效专利70%）。

    此外，通过美国专利商标局的无效程序，中国企业可以请求法院中止法院的诉讼，降低诉讼成本，也可迫使专利持有人以更合理的价格给予许可，而达成和解。有些法院、陪审团根据专利局对无效申请的立案、无效的初步认定而作出不构成故意侵权的裁定。

    如果无法实现专利无效，同时规避设计很难实现或成本太高，中国企业可以考虑与专利持有人谈判，在产品投产或进入美国市场前，以合理的价格获得专利许可。如果中国企业恰好持有对方需要的专利，可以以交叉许可的形式进入美国市场。另外，在价格许可的情况下，中国企业可以从取得许可的供应商那里采购产品，避免侵权风险。利用合同降低知识产权风险也不失为一种选择。美国法律规定企业可以在供销合同中要求供应商提供不侵权担保、侵权补偿等条款。中国企业还可以把供销合同的起草、签约、履行地（即FOB离岸送达地）等实质销售行为放在美国之外完成，降低直接侵权风险。

    长远战略

    从企业的长远发展角度考量，中国企业通过建立自身有效的专利组合，覆盖竞争对手的市场和主要产品，是降低被诉专利侵权的根本。同时，有效专利组合也是企业在美投资成功、巩固在美市场份额的保障。例如，韩国三星拥有12万多件美国专利和专利申请，日本企业日立拥有7万多件，索尼拥有6万多件。虽然近年来中国企业也在积极地申请美国专利，但是申请美国专利最多的企业仅有约6000多件美国专利和专利申请。

    除了自己申请专利，中国企业也可以通过购买他人的专利，或通过并购企业来获得该企业的专利，建立有效专利组合。

除了在美国制造、使用、销售产品，或者向美国出口中国制造的商品，中国企业也会通过并购等手段扩大美国市场或增加新的产品线。中国企业的并购行为会引来竞争对手的关注，从而引发专利诉讼。

    2014年5月，Apple以30亿美金收购流媒体音乐服务提供商BeatsElectronics，仅仅两个月后，其竞争对手Bose便于特拉华州联邦地区法院和国际贸易委员会对BeatsElectronics提起专利诉讼，指控其在中国制造的音乐系统和耳机侵犯Bose的5项主动降噪专利。同年10月，双方和解。美国专利诉讼的和解，往往需要被告支付原告高额赔偿金、许可费。中国企业在美国并购前，应该进行有效的知识产权尽职调查，对被收购企业的知识产权风险、知识产权价值进行分析、评估，发现潜在风险，为是否完成并购及价格谈判提供指导。但是，尽职调查并未引起中国企业的足够重视，中国公司在海外并购时，要么不考虑知识产权的尽职调查，要么蜻蜓点水般地做一个粗略的知识产权尽职调查。

    审慎并购

    为了将专利侵权的风险降到最低，中国企业在决定并购前首先应进行“自由运作”（FreedomtoOperate）的尽职调查，确定是否可以不侵犯第三方知识产权而自由使用被收购企业的技术。中国企业可以通过专利搜索公司进行自由运作的搜索，找出覆盖被收购企业技术、严重影响自由运作的第三方专利，以及正在进行或潜在的专利诉讼。然后，由美国专利律师评估这些专利是否可能带来风险，风险有多大，企业是否可以承受，是否会影响到最终的并购决定。

    其次，中国企业需要通过尽职调查，分析被收购企业的知识产权的价值。对被收购企业的知识产权尽职调查包括分析先有技术、申办历史、先前的诉讼、合同是否影响这些知识产权的保护范围、有效性和执行力。基于尽职调查的结果以及美国专业律师的意见，中国企业可以对这些知识产权的保护范围、有效性和执行力进行分析，确定这些知识产权是否可以保护被收购企业现有及将来的技术。

    对被收购企业进行尽职调查也可以确定被收购企业是否是这些知识产权100%的拥有者。调查包括分析这些知识产权是否已由最初的雇员（发明人）转让给企业，产权更替是否有瑕疵，企业是否把这些知识产权抵押给第三方等等。根据尽职调查的结果，中国企业可以对并购、价格作出更理智的决定，同时把知识产权风险降到最低。

    为了应对来自知识产权领域的挑战，中国企业应该重视尽职调查以及美国专业律师的意见，增加对美国法律的熟悉程度，降低被诉专利侵权的风险，保护自己的投资。